Ocena złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego - Wyrok NSA z dnia 5 listopada 2024 r., sygn. II GSK 1992/23
Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze może być podstawą do unieważnienia ochrony, a ocena tego wymaga zbadania, czy zgłaszający działał w zamiarze pokrzywdzenia osoby trzeciej oraz czy jej interesy były godne ochrony prawnej, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności towarzyszące zgłoszeniu i użytkowaniu znaku.
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Czarnik Sędzia NSA Marcin Kamiński (spr.) Sędzia NSA Krzysztof Sobieralski Protokolant starszy asystent sędziego Elżbieta Jabłońska-Gorzelak po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2024 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r. sygn. akt VI SA/Wa 8271/22 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2020 r. nr Sp.75.2017 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości.
Uzasadnienie
I. Przedmiot kontroli kasacyjnej.
Wyrokiem z dnia 29 marca 2023 r., sygn. akt VI SA/Wa 8271/22, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. K. (uprawniona, skarżąca) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP, organ) z dnia 4 grudnia 2020 r. nr Sp.75.2017 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.
II. Stan sprawy wynikający z kontrolowanego wyroku.
W dniu 30 marca 2017 r. wpłynął do organu wniosek S. S.A. z siedzibą w N. (wnioskodawca, uczestnik postępowania) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "THE SECRET SOAP STORE" o numerze R.235576 udzielonego na rzecz skarżącej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: "T. z siedzibą w K.. Jako podstawę prawną żądania wnioskodawca wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (p.w.p.), podnosząc, że uprawniona była przez niego zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 16 lipca 2007 r. na stanowisku zastępcy Dyrektora ds. sprzedaży od dnia 1 stycznia 2008 r., a następnie na stanowisku Dyrektora Generalnego. Wnioskodawca podał, że do obowiązków uprawnionej należało m.in.: kreowanie nowopowstałej marki "The Secret Soap Store", należącej do wnioskodawcy, dbanie o jej wizerunek, kreowanie sprzedaży, reprezentacja wnioskodawcy na wszelkiego rodzaju targach, wystawach. Wnioskodawca wyjaśnił, że marka "The Secret Soap Store" powstała w 2008 r. w strukturze przedsiębiorstwa wnioskodawcy i od tego czasu rozpoczęło się kształtowanie nowej linii produktów w oparciu o tę markę. Szczególnie intensywnie promowane były produkty opatrzone marką "The Secret Soap Store" poprzez tworzenie szeregu materiałów reklamowych w trakcie postępowania zgłoszeniowego spornego znaku towarowego. Za każdym razem materiał reklamowy opatrzony był oznaczeniem "The Secret Soap Store", znakiem graficznym w postaci zdobionego serca oraz informacją o właścicielu marki czy też jego danymi kontaktowymi. Zdaniem wnioskodawcy, uprawniona wielokrotnie, w komunikacji mailowej, potwierdzała, że sporny znak towarowy jest własnością wnioskodawcy, co oznacza, że rejestrując sporny znak towarowy przywłaszczyła sobie prawo do dysponowania nim, a przy tym działając w warunkach szczególnego zaufania, będąc córką prezesa zarządu wnioskodawcy, uczyniła to podstępnie. W ocenie wnioskodawcy w zakresie obowiązków uprawnionej leżało to, aby wypromować sporną markę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów pracodawcy. Takie zachowanie – zdaniem wnioskodawcy – wypełnia przesłanki niezbędne do uznania, że zgłoszenie spornego znaku przez uprawnioną zostało dokonane w złej wierze. Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2017 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie spornego oznaczenia i wszystkie argumenty i twierdzenia w nim zawarte oraz w dotychczasowych pismach procesowych. Podniósł, że nigdy nie zawierał umów o przeniesienie autorskich praw do logotypów używanych w jego firmie. Uprawniona w ramach swoich obowiązków pracowniczych zlecała m.in. opracowanie etykiet, opakowań w imieniu wnioskodawcy. Uprawniona podtrzymała wniosek o oddalenie wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego i wszystkie argumenty oraz twierdzenia, jak w odpowiedzi na wniosek oraz w pismach procesowych. Wnioskodawca oświadczył natomiast, że cofa podstawę prawną wniosku o unieważnienie spornego prawa w części dotyczącej art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. W piśmie z dnia 15 stycznia 2018 r. uprawniona podniosła, że na podstawie umowy o dzieło nr 01/09/MK zawartej 2 czerwca 2009 r. wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworu o wykonywanie projektu graficznego znaku towarowego, uzyskała na swoją rzecz wszelkie uprawnienia do oznaczenia "The Secret Soap Store". Wnioskodawca nie używał przed dniem 2 czerwca 2009 r. ani też nie zlecał uprawnionej wykonania na jego rzecz spornego logotypu. Uprawniona wskazała, że zlecenie wykonania i nabycie uprawnień majątkowych do spornego oznaczenia związane było z planowanym rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Uprawniona nabywała produkty, które zlecała do wykonania wnioskodawcy ze spornym oznaczeniem, a wnioskodawca obciążał uprawnioną fakturami VAT z oznaczeniem firmy uprawnionej ("The Secret Soap Store"). Wnioskodawca dążył do uzyskania na swoją rzecz odpłatnej licencji na używanie spornego oznaczenia. W tym celu uprawniona zleciła przygotowanie projektu takiej umowy i przedstawiała go wnioskodawcy, który ją werbalnie zaakceptował. Ostatecznie nie doszło do zawarcia umowy licencyjnej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, który opóźniał jej podpisanie. Zdaniem uprawnionej ww. fakty świadczą o tym, że wnioskodawca miał pełną wiedzę o statusie prawnym spornego oznaczenia. Uprawniona zaprzeczyła, aby w zakresie jej pracowniczych obowiązków były czynności wprowadzenia produktów oznaczonych spornym znakiem. Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia 2018 r. Kolegium Orzekające do Spraw Spornych UP RP (Kolegium Orzekające) przesłuchało świadków w osobach: Z. D. i J. W.. Świadek Z. D. zeznał, że sporne oznaczenie było używane przez wnioskodawcę od września 2009 r. Do czasu zatrudnienia uprawnionej to świadek był odpowiedzialny za zlecenia i nadzór na projektami wykorzystywanymi przez wnioskodawcę. Po zatrudnieniu uprawnionej, to ona zajmowała się znakami i rozwojem opakowań oraz kontaktami z grafikiem P. Z. Wnioskodawca kupił od P. Z. sporne oznaczenie o czym świadczy opłacona przez wnioskodawcę faktura VAT. W ocenie świadka uprawniona odgrywała bardzo ważną rolę w strukturze wnioskodawcy, bowiem decydowała o kierunku jego działalności. O zarejestrowaniu w UP spornego znaku dowiedział się w 2014 r. Wnioskodawca jako pracodawca uprawnionej zgodził się na prowadzenie przez nią indywidualnej działalności gospodarczej. Zgoda ta wynikała ze stosunku zaufania oraz powiązań rodzinnych pomiędzy uprawnioną a ówczesnym Prezesem Zarządu wnioskodawcy. Świadek J. W. zeznała, że u wnioskodawcy pracuje od listopada 2009 r. w dziale handlowym. Do jej obowiązków należało ofertowanie produktów, sprzedaż, udział w targach, promocji oraz reklamie. Sporny znak towarowy był obecny w firmie od początku jej pracy, m.in. na jej wizytówce. Zdaniem świadka to uprawniona jest właścicielem spornego oznaczenia, bowiem sama jej to powiedziała parę lat temu. Uprawniona miała własną działalność gospodarczą, w ramach której sprzedawała kosmetyki wnioskodawcy. Natomiast w okresie 2009-2010 r. świadek nie miała wiedzy kto jest właścicielem spornego oznaczenia. W piśmie z dnia 10 lipca 2018 r. wnioskodawca przedłożył oświadczenie grafika P. Z., który stwierdza, że sporne oznaczenie zostało przygotowane na zlecenie wnioskodawcy, natomiast umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe została podpisana przez niego po dacie realizacji ww. projektu.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
